透過智慧財產及商業法院113年度民商訴字第56號判決看商標權的國際耗盡理論
| 一、 | 訴訟背景 | |
| (一) | 原告為台灣菠丹妮股份有限公司，其擁有「菠丹妮」及「BOTANICUS」等商標之商標權；被告自捷克進口「BOTANICUS」商標之商品。原告訴被告侵害商標權。被告則辯稱其所販商品皆直接從捷克BOTANICUS公司取得，且貼有標識以示非原告商品，主張依商標法第36條第2項所示商標權利耗盡原則，原告不能再對其行使商標專用權。 | |
| (二) | 捷克商為最先使用「BOTANICUS」商標之人，原告則為捷克商之代理商，惟原告在民國(下同)91年在台灣申請「BOTANICUS」商標，興建工廠自行生產「BOTANICUS」商品，並自109年以後停止向捷克商進口「BOTANICUS」商品。 | |
| 二、 | 法院論理 | |
| (一) | 商標權國際權利耗盡原則的適用 | |
| 國際權利耗盡原則，又稱真品平行輸入，源自於商標法第36條第2項明文規定。只要商標權人或其合法授權人將帶有該商標的商品(真品)投入市場，該商品之商標權即「耗盡」，商標權人不得再對該商品主張商標權。其背後之理論基礎為「該商品之商標權已經於第一次銷售時耗盡，商標權人不得針對嗣後之平行輸入交易，重複主張商標權」。 | ||
| (二) | 本案中，「BOTANICUS」商標在捷克與我國分屬不同的法人。最高法院108年度台上字第397號民事判決認為，商標法第36條第2項採國際耗盡原則，商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對我國之商標權人發生商標權權利已耗盡的結果。 | |
| (三) | 法院認為，捷克商為先使用「BOTANICUS」商標之商標權人，原告多次以代理商身分，進口捷克商生產之「BOTANICUS」商品，可認捷克商之「BOTANICUS」商品為真品。被告從捷克BOTANICUS公司取得商品，即屬「真品平行輸入」。即使因屬地主義，使「BOTANICUS」商標在捷克與我國分屬不同之法人，但本質上，商標權利來源仍同一，有權利耗盡原則之適用。原告雖抗辯「本身已設立製造工廠並生產商品，並早已停止向捷克商進口系爭商品，業已在我國建立自己之商譽」，但法院認為，商標權耗盡原則保護的是真品之自由流通，而消費者所認識的「BOTANICUS」品牌，依然直接源自捷克原廠，並未隨製造商更動而消失，因此原告未能證明自身商譽足以凸顯對商品來源的識別，其主張不能削弱被告的權利耗盡抗辯。 | |
| (四) | 綜上所述，法院在商標權利耗盡原則下，認定被告乃販售捷克商的真品，依法不構成商標權侵害。 | |
| 三、 | 商標使用行為與商品包裝改造問題 | |
| 被告曾以貼紙遮蓋原廠商標部分意圖降低爭議。法院審視證據認為此種貼紙粘附非屬不可拆卸，未構成「擅自加工或改造」使商品本質異變，故不影響「權利耗盡」之適用。 | ||
| 四、 | 結論及法律影響 | |
| (一) | 雖原告已自行生產系爭商品，並於91年申請註冊系爭商標，於109年停止向捷克商進口系爭商品，但直至114年，法院仍不認為原告已經建立自己的商譽。法院的論理為，即使製造商改變，捷克商的「真品」性質依然不會受到影響，故仍有「真品平行輸入」規定之適用。最高法院擴張「真品平行輸入」的法條文義範圍後，智慧財產及商業法院進一步發展出「一日代理，終身代理」的理論，使我國商標權人，尤其是代理商，難以得到保障。但這樣的解釋，符合法條文義與立法者的本意嗎？ | |
| (二) | 最高法院108年度台上字第397號民事判決認為，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，就會對我國之商標權人發生權利耗盡之效果。此種解釋，實屬擴張商標法第36條第2項「附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權」的文義，有法官造法之嫌。基於商標法的屬地主義性質，我國實務上一向認為解釋商標法的名詞時，以我國境內之客體為主。例如，著名商標判斷的「相關消費者」係指我國消費者，而非外國消費者，即為此理。由此可知，商標法第36條第2項的「商標權人」，指的是「我國的商標權人」，而非外國的「原廠商標權人。」從商標法第36條第2項的文義，無法讀出「於國內外市場上交易流通之商品，縱非經我國商標權人同意，但經外國商標權人同意者，亦有本條適用」的意思。最高法院108年度台上字第397號民事判決雖經我國智慧財產及商業法院廣泛採用，但其論理是否真站得住腳，尚有挑戰空間。 | |
蔡億達 律師
2025/11/18