從最高法院113年度台上字第453號民事判決看Could-Would法則如何避免專利訴訟的後見之明
專利法第22條第2項規定，發明所屬技術領域中「具有通常知識者」，依申請前之先前技術「所能輕易完成」時，不得取得發明專利，此乃「不具進步性」之專利無效抗辯。意即，一個該領域的普通從業人員，能用A引證案(先前技術)和B引證案，簡單拼湊出系爭專利，系爭專利就不具進步性，沒有被核准並獲得專利權的價值。但「具有通常知識者」以及「可輕易完成」卻是一個時至今日依然難以釐清的不確定法律概念。
具備通常知識者是指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力(最高行政法院105年度判字第503號行政判決)。至於「可輕易完成」，專利審查基準則透過「技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議」來判斷引證案間的結合動機(下稱否定進步性要件)。若沒有肯定進步性的四要件「反向教示、克服技術偏見、有利或無法預測之功效、解決長期存在之問題」(下稱肯定進步性要件)，即屬可以輕易完成。
在法院的實務操作上，攻防重點通常落在「引證案是否揭露系爭專利的技術特徵」，「通常知識者可輕易完成」的論證則是「在過程中自然浮現」，說白了就是被省略。支持省略說的見解認為，「通常知識者可輕易完成」的論證，已經涵蓋在整個進步性判斷中，而不用另為論述。智慧財產及商業法院(下稱智財法院)105年度行專更(一)字第4號判決即表示「在案內之引證文件確立後，通常知識者之技術水準通常也就能隨之自然浮現，未必一定要（事實上，也未必能夠）以一段具體的文字去形容該通常知識者之技術水準。」最高行政法院109年度上字第575號行政判決也肯定這樣的說法，認為「所屬技術領域具有通常知識者」是一個虛擬角色，這角色的內涵能經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現。例如兩造爭執系爭專利之創作是否與引證案有顯著不同、相較於引證案是否產生顯著之功效時，就是將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化的過程。
省略說的推理邏輯大致上是：假設系爭專利是送料裝置，意圖解決一次推出多個料品的問題；引證案A和B也是送料裝置，也意圖解決一次推出多個料品的問題，兩者技術領域相同，所欲解決問題具備共通性，因此可反推，具有通常知識者可以輕易想到要透過組合引證案A+B而得出系爭專利，所以系爭專利不具備進步性。當法院審酌引證案間是否具備「技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性或教示或建議」，並審酌有無肯定進步性要件時，也一併把「具有通常知識者是否可以輕易思及」這個問題考慮進去了。
事實上，專利訴訟的本質難以避免後見之明（Hindsight Bias）。在專利侵權訴訟中，發明人具體可見；系爭專利也已經被發明出來了。被告把系爭專利拆解成技術特徵A、B、C，去全世界的專利資料庫搜尋，並在中國、日本和美國的專利庫找出A、B、C三個引證案，結合起來就是系爭專利。法律卻要求法官忽略眼前的原告，去假設一個虛擬的「具有通常知識者」，並忽略眼前的結合結果，去想像在申請日前，那個虛擬的人是否有結合引證案A、B、C的動機。面對真實存在的發明人和結合結果(系爭專利)，虛擬的時空回溯顯得蒼白無力。因此不難理解，為何主要職司專利進步性判斷的智慧財產局和智慧財產及商業法院，相當推崇省略說。
但省略說盛行的結果，就是助長後見之明。我國專利侵權訴訟中，發明/新型專利被法院宣告無效的機率高達72.6%(引自「台灣專利侵權訴訟之實務現況-崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統」一文，作者李素華副教授，月旦法學雜誌第289期第130頁)。這個數據背後，彰顯的是我國專利審判系統長年無法根治的系統性流弊。智財法院往往透過「馬賽克式」的拼貼，把引證案剪接對照，只要發現技術領域相近，欲解決問題相同，就做出「不具進步性」的結論。至於通常知識者能不能輕易思及？則是一個可以省略(或說已經自然浮現)的問題。當然我們也能找到技術領域相近，欲解決問題相同，卻被法院判斷沒有結合動機的案例，例如智慧財產及商業法院111年度行專訴字第20號判決，認為引證案間的機械作動方式不同，因此不具結合動機，但這樣的判決卻是鳳毛麟角。
最高法院113年度台上字第453號民事判決引入Could-Would法則，意圖使這個長年被架空的法律要件被重新看見。Could意指技術可行性：通常知識者參酌先前技術後，有無能力將這些技術特徵重新結合為系爭專利；Would意指主觀研發動機：即使兩者拼在一起理論上會動（Could成立），但法院必須進一步追問，在申請日前的時空背景下，個案中到底有沒有具體的「誘因」、「事實基礎」或「鼓勵」，促使這個普通的工程師想要放棄原本的常規設計，轉而去作這個技術結合？
最高法院113年度台上字第453號民事判決根據上開說理，非常罕見地以「原審未究明通常知識者之水準，且未評估能否輕易完成」為由，廢棄並發回原判決。然而，若最高法院的發回理由未能正面回應『省略說』的理論，而僅是流於抽象法理的指導，恐難以撼動下級審根深蒂固的審判慣性。
省略說認為，法院在審查否定進步性要件和肯定進步性要件時，就把could-would一併審查完畢了。在某種程度上，這樣的說法不無道理。否定進步性要件和肯定進步性要件，的確都跟組合引證案的技術可行性(could)和主觀誘因(would)有關。例如克服先前技術偏見，證明通常知識者在當時沒有結合引證案的動機(would not)；先前技術的教示或建議則證明通常知識者具備結合引證案的能力和動機(could and would)。假設下級審法院只是在原本的審查過程中，引用最高法院113年度台上字第453號民事判決，補充說明這裡是could那裡是would，那麼最高法院期盼下級審擺脫後見之明的努力，恐怕終將落空。
舉一個具體的例子，智慧財產法院104年度民專上更（一）字第2號中，當事人對於何謂「該領域具有通常知識者」有爭執，法院當庭諭知以「大學畢業後，從事電腦操作台、訊號切換器與電腦周邊設備製造業一至二年之工程師」為通常知識者的定義。但事實上，這個定義在整體判決理由中沒有任何具體的作用。它唯一扮演的角色，就是給最高法院一個交代。
筆者以為，欲使Could-Would法則真正成為事實審法院手中的剃刀，唯有將現實的「機械結構或部件的結合限制」一併納入Could-Would的考慮範圍。在現行的否定進步性四要件「技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議」中，其實不太考慮引證案的結構差異和結合難度。法院若能具體審酌各證據間的機械結構、作動原理及結合關係之限制條件，在各證據間的機構運動方式不同；零件的排列與受力方向迥異；可能產生機械結構矛盾或新的技術難題(could not)，發明人必須採取額外手段，或大幅改動引證案的結構來解決這些難題(would not)時，得出缺乏結合動機的判斷，就算是一大進步了。
具備通常知識者是指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力(最高行政法院105年度判字第503號行政判決)。至於「可輕易完成」，專利審查基準則透過「技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議」來判斷引證案間的結合動機(下稱否定進步性要件)。若沒有肯定進步性的四要件「反向教示、克服技術偏見、有利或無法預測之功效、解決長期存在之問題」(下稱肯定進步性要件)，即屬可以輕易完成。
在法院的實務操作上，攻防重點通常落在「引證案是否揭露系爭專利的技術特徵」，「通常知識者可輕易完成」的論證則是「在過程中自然浮現」，說白了就是被省略。支持省略說的見解認為，「通常知識者可輕易完成」的論證，已經涵蓋在整個進步性判斷中，而不用另為論述。智慧財產及商業法院(下稱智財法院)105年度行專更(一)字第4號判決即表示「在案內之引證文件確立後，通常知識者之技術水準通常也就能隨之自然浮現，未必一定要（事實上，也未必能夠）以一段具體的文字去形容該通常知識者之技術水準。」最高行政法院109年度上字第575號行政判決也肯定這樣的說法，認為「所屬技術領域具有通常知識者」是一個虛擬角色，這角色的內涵能經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現。例如兩造爭執系爭專利之創作是否與引證案有顯著不同、相較於引證案是否產生顯著之功效時，就是將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化的過程。
省略說的推理邏輯大致上是：假設系爭專利是送料裝置，意圖解決一次推出多個料品的問題；引證案A和B也是送料裝置，也意圖解決一次推出多個料品的問題，兩者技術領域相同，所欲解決問題具備共通性，因此可反推，具有通常知識者可以輕易想到要透過組合引證案A+B而得出系爭專利，所以系爭專利不具備進步性。當法院審酌引證案間是否具備「技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性或教示或建議」，並審酌有無肯定進步性要件時，也一併把「具有通常知識者是否可以輕易思及」這個問題考慮進去了。
事實上，專利訴訟的本質難以避免後見之明（Hindsight Bias）。在專利侵權訴訟中，發明人具體可見；系爭專利也已經被發明出來了。被告把系爭專利拆解成技術特徵A、B、C，去全世界的專利資料庫搜尋，並在中國、日本和美國的專利庫找出A、B、C三個引證案，結合起來就是系爭專利。法律卻要求法官忽略眼前的原告，去假設一個虛擬的「具有通常知識者」，並忽略眼前的結合結果，去想像在申請日前，那個虛擬的人是否有結合引證案A、B、C的動機。面對真實存在的發明人和結合結果(系爭專利)，虛擬的時空回溯顯得蒼白無力。因此不難理解，為何主要職司專利進步性判斷的智慧財產局和智慧財產及商業法院，相當推崇省略說。
但省略說盛行的結果，就是助長後見之明。我國專利侵權訴訟中，發明/新型專利被法院宣告無效的機率高達72.6%(引自「台灣專利侵權訴訟之實務現況-崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統」一文，作者李素華副教授，月旦法學雜誌第289期第130頁)。這個數據背後，彰顯的是我國專利審判系統長年無法根治的系統性流弊。智財法院往往透過「馬賽克式」的拼貼，把引證案剪接對照，只要發現技術領域相近，欲解決問題相同，就做出「不具進步性」的結論。至於通常知識者能不能輕易思及？則是一個可以省略(或說已經自然浮現)的問題。當然我們也能找到技術領域相近，欲解決問題相同，卻被法院判斷沒有結合動機的案例，例如智慧財產及商業法院111年度行專訴字第20號判決，認為引證案間的機械作動方式不同，因此不具結合動機，但這樣的判決卻是鳳毛麟角。
最高法院113年度台上字第453號民事判決引入Could-Would法則，意圖使這個長年被架空的法律要件被重新看見。Could意指技術可行性：通常知識者參酌先前技術後，有無能力將這些技術特徵重新結合為系爭專利；Would意指主觀研發動機：即使兩者拼在一起理論上會動（Could成立），但法院必須進一步追問，在申請日前的時空背景下，個案中到底有沒有具體的「誘因」、「事實基礎」或「鼓勵」，促使這個普通的工程師想要放棄原本的常規設計，轉而去作這個技術結合？
最高法院113年度台上字第453號民事判決根據上開說理，非常罕見地以「原審未究明通常知識者之水準，且未評估能否輕易完成」為由，廢棄並發回原判決。然而，若最高法院的發回理由未能正面回應『省略說』的理論，而僅是流於抽象法理的指導，恐難以撼動下級審根深蒂固的審判慣性。
省略說認為，法院在審查否定進步性要件和肯定進步性要件時，就把could-would一併審查完畢了。在某種程度上，這樣的說法不無道理。否定進步性要件和肯定進步性要件，的確都跟組合引證案的技術可行性(could)和主觀誘因(would)有關。例如克服先前技術偏見，證明通常知識者在當時沒有結合引證案的動機(would not)；先前技術的教示或建議則證明通常知識者具備結合引證案的能力和動機(could and would)。假設下級審法院只是在原本的審查過程中，引用最高法院113年度台上字第453號民事判決，補充說明這裡是could那裡是would，那麼最高法院期盼下級審擺脫後見之明的努力，恐怕終將落空。
舉一個具體的例子，智慧財產法院104年度民專上更（一）字第2號中，當事人對於何謂「該領域具有通常知識者」有爭執，法院當庭諭知以「大學畢業後，從事電腦操作台、訊號切換器與電腦周邊設備製造業一至二年之工程師」為通常知識者的定義。但事實上，這個定義在整體判決理由中沒有任何具體的作用。它唯一扮演的角色，就是給最高法院一個交代。
筆者以為，欲使Could-Would法則真正成為事實審法院手中的剃刀，唯有將現實的「機械結構或部件的結合限制」一併納入Could-Would的考慮範圍。在現行的否定進步性四要件「技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議」中，其實不太考慮引證案的結構差異和結合難度。法院若能具體審酌各證據間的機械結構、作動原理及結合關係之限制條件，在各證據間的機構運動方式不同；零件的排列與受力方向迥異；可能產生機械結構矛盾或新的技術難題(could not)，發明人必須採取額外手段，或大幅改動引證案的結構來解決這些難題(would not)時，得出缺乏結合動機的判斷，就算是一大進步了。
以上見解為本律師個人見解，不代表事務所立場。
蔡億達 律師
2026/05/２6