判決字號：智慧財產法院99年度民專上字第27號民事判決
判決日期：100年2月10日
系爭專利：「可適用多種不同協定接頭連接器插座」專利
相關法條：專利法第106條、第108條、第84條、第85條、民法第184條
判決要旨：
    於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則法院固應就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因自為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。反之，倘被控侵權物品並未落入該專利申請專利範圍，而未侵害專利權，縱然專利權之有效性並無疑義，法院仍得據此駁回權利人之請求，無須再就損害賠償金額為計算。惟究竟應先就專利權有無應撤銷、廢止之原因，抑或就有無侵權事實為判斷，法未明文，自得由法院依其調查所得證據，本於法律確信，以為論斷。

【判決摘錄】
一、兩造主張
(一) 上訴人主張
    上訴人甲主張其為「可適用多種不同協定接頭連接器插座」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國95年7月1日起至105年1月23日止。上訴人並於95年12月6日取得經濟部智慧財產局之新型專利技術報告。詎被上訴人乙於其營業處所及工廠內，大量生產製造與系爭專利申請範圍內容相同之連接器插座（下稱系爭侵權產品），販售予國內外市場。經上訴人委託第三人對系爭侵權產品與系爭專利申請專利範圍進行專利侵害鑑定評估，其分析結論認為系爭產品之內容已落入系爭專利申請專利權範圍，足見系爭侵權產品已侵害系爭專利。又被上訴人於其網站，為販賣之要約，足見被上訴人為販賣要約之物品，已侵害系爭專利。上訴人於98年9月2日以律師函通知被上訴人系爭專利為上訴人所有，依法得排除侵害，其置之不理。上訴人依專利法第106條第1項、第108條準用第84條第1項、第85條及民法第184條第1項前段規定，請求被上訴人停止侵害系爭專利之行為。至被上訴人丙為被上訴人乙之負責人，其就被上訴人乙侵害系爭專利之侵權行為，依公司法第23條第2項規定，應負連帶損害賠償責任。   

(二)被上訴人主張
    系爭專利更正後之申請專利範圍，為具有通常知識者所能輕易完成之簡單置換。故系爭專利更正後之申請專利範圍不具進步性。
    被上訴人乙未製造、為販賣之要約、販賣及使用系爭產品，亦未販賣上訴人所指之連接器插座產品，亦未為販賣之要約。復以待鑑定對象並未落入系爭專利申請專利範圍，自無侵害系爭專利之情事。又上訴人未具體說明並舉證證明其所受損害為何及計算依據，其請求損害賠數額，顯無理由。復以上訴人未證明被上訴人丙是否負責製造、銷售系爭產品之業務及是否有故意或過失侵害系爭專利，即依公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人丙負連帶賠償責任，顯於法無據。

二、本案爭點
  (一) 系爭專利更正後之申請專利範圍不具進步性？
  (二)被上訴人所銷售之產品是否確有落入上訴人系爭專利申請專利範圍，而侵害上訴人之專利權？
  (三)倘被上訴人所銷售之產品確屬侵害上訴人系爭專利權，上訴人所受損害若干？

三、判決理由
   (一)按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文；次按關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要者，不在此限，智慧財產案件審理細則第35條亦設有規定。依上開規定意旨，於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則法院固應就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因自為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。反之，倘被控侵權物品並未落入該專利申請專利範圍，而未侵害專利權，縱然專利權之有效性並無疑義，法院仍得據此駁回權利人之請求，無須再就損害賠償金額為計算。惟究竟應先就專利權有無應撤銷、廢止之原因，抑或就有無侵權事實為判斷，法未明文，自得由法院依其調查所得證據，本於法律確信，以為論    斷。申言之，倘法院認侵權事實不成立或無從證明，自得據此先為請求無理由之裁判，反之，若法院認為專利權有應撤銷或廢止之事由，亦得據此先為權利人請求無據之裁判，其間並無先後之別，合先敘明。
    (二)經查，本件上訴人為「可適用多種不同協定接頭連接器插座」新型專利之專利權人，專利期間自民國95年7月1日起至105年1月23日止。上訴人系爭專利主要創作目的，乃認為將來之筆記型電腦將同時具備USB及eSATA兩    種規格連接器插座，為避免因此增加筆記型電腦之尺寸及厚度，乃創作一種可適用至少兩種不同協定接頭之連接器插座，為達上述目的，乃使前述連接器接頭包含有：一中空殼體(10)，在殼體(10)上設置有一插槽(11)，該插槽(11)內設置有一固定座(13)；一序列先進附加技術(eSATA，External Serial ATA)端子組，係設置在固定座(13)一面上，且具備有複數eSATA端子；及一通用序列匯流排(USB，Universal Serial Bus)端子組，係設置在固定座(13)相對eSATA端子組之另一面上，且具有複數USB端子，藉由前述之技術手段，USB或eSATA接頭可因此共用連接器插座內之固定座(13)，而非如舊有共用連接器插座分別以不同固定座(13)對應不同介面之連接方式，因此，與舊有共用連接器插座相較之下，本創作連接器插座省去了一個固定座(13)之厚度，能夠應用在筆記型電腦上而不過度增加筆記型電腦之厚度。
    上訴人系爭專利所申請之專利範圍於更正後僅為1項，而被上訴人主張上訴人系爭專利有不具專利有效性事由之主要依據，經比對被上訴人所提出之證據，可認系爭專利，係被上訴人提出證據所揭露之技術內容，確可輕易完成系爭專利更正後申請專利範圍技術特徵，可證明系爭專利更正後申請專利範圍不具進步性，而有專利權應予撤銷之事由，上訴人訴請被上訴人應連帶給付上訴人損害賠償，即屬無據，應予駁回。

【研析】
    於專利侵權訴訟中，當事人往往都會針對系爭專利的有效性或是否符合專利侵權之構成要件提出答辯，本件判決中，法院表明於專利侵權損害賠償訴訟程序中，惟究竟應先就專利權有無應撤銷、廢止之原因，抑或就有無侵權事實為判斷，法未明文，自得由法院依其調查所得證據，本於法律確信，以為論斷。申言之，倘法院認侵權事實不成立或無從證明，自得據此先為請求無理由之裁判，反之，若法院認為專利權有應撤銷或廢止之事由，亦得據此先為權利人請求無據之裁判，其間並無先後之別。類似見解可參照智慧財產法院99年度民專上字第27號民事判決、99年度民專訴字第164號民事判決、98年度民專上字第64號民事判決。因此，當事人於訴訟中主張時，或可考量主張系爭專利具得撤銷原因對己較為有利，抑或主張具體事實不符合專利侵權之構成要件。

引用自智慧財產局網站

http://www.tipo.gov.tw/ch/WebCatalogDetail.aspx?law=1&ID=59558